Technologia jako przedmiot rozmowy z inwestorem
Do kogo należy technologia, którą rozwija startup? Tekst opisuje, jak młoda spółka z Warszawy lub z innej części Mazowsza może przed rozmową z funduszem, aniołem biznesu albo akceleratorem uporządkować prawa do swojego rozwiązania technicznego i jakie dokumenty przygotować.
Inwestor, który wnosi kapitał do spółki technologicznej, obejmuje udziały w firmie, której główną wartością jest często wiedza i rozwiązanie opracowane przez założycieli. Jeśli prawa do tego rozwiązania są niejasne, inwestor zwykle wstrzymuje decyzję do czasu ich wyjaśnienia w trakcie badania spółki, nazywanego due diligence. Wiele z tych spraw da się wyjaśnić wcześniej, kiedy spółka ma na to więcej czasu niż w ostatnich tygodniach przed podpisaniem umowy.
Kto stworzył rozwiązanie i kiedy
Pierwsze pytanie dotyczy historii technologii. Inwestor chce wiedzieć, kto pracował nad rozwiązaniem, w jakim okresie i na jakiej podstawie. W startupach z regionu warszawskiego często spotyka się kilka typowych sytuacji:
- rozwiązanie powstało, zanim założyciele zarejestrowali spółkę,
- jeden z twórców pracował wtedy na uczelni albo w innej firmie,
- przy prototypie pomagali zewnętrzni programiści lub konstruktorzy na podstawie umów cywilnoprawnych,
- część prac wykonano w ramach projektu z dofinansowaniem.
W każdej z tych sytuacji prawa do rozwiązania mogły powstać po stronie innej osoby albo instytucji niż spółka. Dlatego przed rozmową z funduszem warto spisać listę osób i podmiotów, które brały udział w pracach, oraz dokumenty, na podstawie których spółka uzyskała prawa do ich wyników. Ocenę, czy te dokumenty są wystarczające, najlepiej powierzyć prawnikowi i rzecznikowi patentowemu.
Zgłoszenie patentowe w dokumentach spółki
Drugie pytanie dotyczy ochrony. Inwestor sprawdza, czy rozwiązanie jest chronione, a jeśli nie jest, to z jakiego powodu. Złożone zgłoszenie patentowe pokazuje, że spółka zadbała o datę pierwszeństwa i wie, jaki zakres rozwiązania chce zastrzec. Brak zgłoszenia nie musi oznaczać słabości, bo część technologii lepiej chronić jako tajemnicę przedsiębiorstwa, ale spółka powinna umieć uzasadnić taki wybór.
Przy wynalazkach procedura obejmuje przygotowanie opisu, złożenie zgłoszenia, badanie przez urząd i odpowiedzi na jego pisma. Dla startupu ważne jest, żeby opis powstawał w ścisłej współpracy z twórcami, bo to oni najlepiej wiedzą, czym rozwiązanie różni się od rozwiązań znanych wcześniej. W wielu przypadkach uzyskanie patentu na wynalazek zaczyna się od zgłoszenia krajowego, a decyzję o rozszerzeniu ochrony na inne kraje spółka podejmuje później, gdy zna już plany sprzedaży i oczekiwania inwestora.
Swoboda działania na rynkach docelowych
Trzecie pytanie dotyczy ryzyka. Inwestor chce wiedzieć, czy produkt spółki nie narusza cudzych patentów w krajach, w których ma być sprzedawany. Odpowiedź daje badanie czystości patentowej. Startup, który ma takie badanie dla głównych rynków, pokazuje, że zna swoje otoczenie konkurencyjne i może otwarcie omówić z inwestorem ryzyka, które zostały wskazane w raporcie.
Prawa do technologii najlepiej porządkować na bieżąco, od pierwszych miesięcy działania spółki. Każda umowa z twórcą, podwykonawcą czy partnerem badawczym powinna od razu jasno określać, do kogo należą wyniki prac. Uzupełnianie tego wstecz przed rundą inwestycyjną zajmuje więcej czasu i bywa trudne, gdy część twórców nie współpracuje już ze spółką.
Zestawienie: pytania inwestora i dokumenty
Poniższa tabela porządkuje pytania, które inwestorzy zadają najczęściej w części badania spółki dotyczącej technologii, oraz dokumenty, które pomagają na nie odpowiedzieć.
| Pytanie inwestora | Dokumenty, które pomagają odpowiedzieć |
|---|---|
| Kto stworzył technologię? | opis prac z datami, lista twórców, umowy z twórcami i zewnętrznymi wykonawcami |
| Czy technologia jest chroniona? | zgłoszenia patentowe, uzasadnienie wyboru tajemnicy przedsiębiorstwa, umowy o poufności |
| Czy uczelnia lub dawny pracodawca mają prawa do wyników? | umowy z uczelnią lub pracodawcą, zgody na komercjalizację |
| Czy produkt można sprzedawać na rynkach docelowych? | raport z badania czystości patentowej dla głównych rynków |
Rzecznik patentowy spoza Warszawy
Zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, do Europejskiego Urzędu Patentowego i w procedurze międzynarodowej można składać elektronicznie, a kontakt z rzecznikiem w dużej części odbywa się zdalnie. Startupy z Mazowsza nie muszą więc ograniczać wyboru do kancelarii w stolicy. Liczy się znajomość dziedziny techniki, w której działa spółka, oraz uprawnienia do reprezentowania jej w postępowaniu europejskim. Przykładem jest kancelaria patentowa w Łodzi prowadzona przez europejskiego rzecznika patentowego Małgorzatę Dominiak, która specjalizuje się w rozwiązaniach z biotechnologii, farmacji, medycyny i chemii.
Najczęstsze pytania
Czy startup musi mieć patent, żeby pozyskać inwestora?
Nie musi. Inwestorzy oceniają przede wszystkim, czy spółka ma prawa do swojej technologii i czy wie, jak ją chronić. Zgłoszenie patentowe jest jednym ze sposobów pokazania tego, obok umów z twórcami i polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Strategię ochrony warto skonsultować z rzecznikiem patentowym.
Kiedy złożyć zgłoszenie, jeśli rozmowy z funduszem już trwają?
Zgłoszenie składa się przed ujawnieniem rozwiązania osobom trzecim bez umowy o poufności. Jeśli materiały dla inwestora opisują szczegóły techniczne, decyzję o terminie zgłoszenia trzeba podjąć przed ich wysłaniem.
Czy prawa do technologii można przenieść na spółkę po jej założeniu?
Zwykle tak, na podstawie odpowiedniej umowy z twórcą lub innym uprawnionym. Treść takiej umowy zależy od okoliczności powstania rozwiązania, dlatego przygotowuje się ją indywidualnie, z udziałem prawnika.
